徐耀忠訴上海浦一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司專利代理合同糾紛案

本案關(guān)注點：代理人在預(yù)付費用不足的情況發(fā)生后，多次致函被代理人要求補充費用并告知其拒絕支付可能發(fā)生的法律后果，被代理人既未支付費用亦未作出明確答復(fù)，由此導(dǎo)致專利申請被駁回之法律后果，被代理人無權(quán)主張對方承擔(dān)違約責(zé)任。

上海市第一中級人民法院
　　民事判決書

(2009)滬一中民五(知）初字第174號

　　原告徐耀忠。
　　被告上海浦一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。
　　法定代表人丁紀鐵，董事長。
　　委托代理人儲寧宇，上海市丁紀鐵律師事務(wù)所律師。
　　委托代理人毛海燕，上海市丁紀鐵律師事務(wù)所律師。
　　原告徐耀忠訴被告上海浦一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司（以下簡稱浦一公司）專利代理合同糾紛一案，本院于2009年7月31日受理后，依法組成合議庭，分別于2009年9月14日、11月5日公開開庭進行了審理。原告徐耀忠，被告浦一公司的委托代理人儲寧宇、毛海燕分別到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告徐耀忠訴稱，原告于2003年委托浦一公司辦理“聯(lián)動低音聲箱”的日本專利申請，雙方確認的口頭合同是“聯(lián)動低音聲箱”從申請到實審全部費用人民幣3萬元，如專利得到批準(zhǔn)，則專利證書的費用由原告另行負擔(dān)。原告為此支付給被告浦一公司專利申請費共計人民幣33,450元，但浦一公司僅完成該專利的申請程序，停辦了專利的實審程序，致使該專利申請被日本專利特許廳撤銷，被告的行為構(gòu)成合同違約，故請求本院判令：一、被告返還原告專利申請費人民幣33,450元；二、被告賠償原告精神損失費人民幣10,000元。
　　被告浦一公司辯稱，被告接受原告的委托，為原告代理“聯(lián)動低音聲箱”日本專利的申請。根據(jù)雙方的口頭約定，該專利的申請費用包括提出實審費用不超過人民幣30,000元。被告按約完成了代理工作，該專利申請和提出實審費用實際為人民幣25,000元，但由于日本專利特許廳認為該專利缺乏創(chuàng)造性，要求發(fā)明人答辯，為此產(chǎn)生了答辯費用，該費用原告沒有預(yù)付。2008年11月被告收到日本代理機構(gòu)相關(guān)通知后，曾四至五次通知原告要求補充費用，但原告均未予以答復(fù)，導(dǎo)致該專利申請被日本專利特許廳駁回。故被告沒有違約行為，不同意原告的訴訟請求，但是原告已預(yù)付的人民幣33,450元扣除已發(fā)生費用尚余人民幣1,659.40元，同意退還給原告。
　　根據(jù)在案證據(jù)及雙方當(dāng)事人對證據(jù)的質(zhì)證意見，本院經(jīng)審理查明，原、被告雙方訂立口頭專利代理合同，約定由被告代理原告就“聯(lián)動低音聲箱”申請日本專利。2003年4月30日，上海奉賢開源電器廠向被告支付知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費人民幣40,000元及檢索費人民幣5,000元，被告出具收據(jù)載明“收到上海奉賢開源電器廠專利費用人民幣40,000元，用于向國外申請專利?！北桓嬖谕徶写_認上述費用系原告支付“聯(lián)動低音聲箱”代辦日本專利申請的費用。
　　2003年10月14日，被告?zhèn)髡娓嬷妫阂迅鶕?jù)原告的指示，就涉案專利于2003年7月4日向日本專利特許廳遞交了該專利申請及中國專利的優(yōu)先權(quán)證明文件，申請人可以在2006年7月4日前就該專利向日本專利特許廳提出實質(zhì)審查的請求。該傳真后附申請文件副本及日本專利特許廳受領(lǐng)書。
　　2004年8月6日，被告向原告發(fā)出費用清單傳真，載明“1、目前已發(fā)生費用：日本請款日元134,100元、翻譯費人民幣2,431元、郵資、打印復(fù)印費人民幣400元（其中聯(lián)邦快遞每次為人民幣118元）、檢索費人民幣4,000元。2、按日方報價審查將發(fā)生的基本費用（未計入雜費及特殊情況）：提出審查費日元84,300元；頒發(fā)證書費日元75,500元、答辯意見費日本報價為20,000－30,000日元每小時。參考國內(nèi)專利在日本申請發(fā)明專利的以往情況，答復(fù)官方意見一般預(yù)計兩次，每次約95,000日元，故此項費用預(yù)計為190,000日元，小計人民幣24,486元。此兩項合計人民幣40,704元（匯率以100∶7計），以上均照日本請款單、報價單及實際發(fā)生費用做出，沒有計入我方代理費。而且隨時提出審查，以上費用立即產(chǎn)生，并不存在幾年一清的情況。”
　　2004年8月12日，被告?zhèn)髡嬖婢蜕姘笇＠暾堎M用事宜，載明“應(yīng)您要求，我們正在處理您在日本申請的費用退還事宜?，F(xiàn)提供兩種方案供您參考：方案一、清算申請階段費用，退回余款。而審查階段，我們暫不操作，等待您進一步的指示，屆時再向您請款，清單如下：申請階段（已告一段落，申請?zhí)柕任募呀?jīng)提供給您）已發(fā)生費用：日本請款日元134,100元、翻譯費人民幣2,431元、郵資、打印復(fù)印費人民幣400元（其中聯(lián)邦快遞每次為人民幣118元）、檢索費人民幣4,000元，小計人民幣16,218元，我所代理費人民幣2,000元，以上共計人民幣18,218元。共預(yù)付人民幣4萬元，退回人民幣21,782元。方案二、產(chǎn)生審查費用后，再就實際發(fā)生費用多退少補，預(yù)計費用我公司8月6日已傳真給您。預(yù)計約人民幣24,486元，順便再次提醒您，依日本專利法，此案應(yīng)在2006年7月4日之前任何時間提出審查請求。綜上，如您需要退費，我公司可以立即依方案一退給您。特列以上清單，以免以后產(chǎn)生任何問題影響到您的專利權(quán)。即使您現(xiàn)在退費，我們還是會將有關(guān)此專利的任何進展及時匯報給您?！?br> 　　2004年12月21日，上海市丁紀鐵律師事務(wù)所退還上海奉賢開源電器廠人民幣11,550元。原、被告雙方當(dāng)事人均確認該款系被告退還原告的涉案專利代理費用。
　　2006年7月4日，被告致原告掛號信稱：“1、進展：目前此案已經(jīng)于2006年6月19日向日本專利特許廳遞交了實質(zhì)審查的請求，此案進入實質(zhì)審查階段。附件為一份日本申請文件。2、費用：鑒于我公司于2004年底應(yīng)你的要求將您的預(yù)付款已經(jīng)退回，目前此案已經(jīng)沒有可供我們代您支付此案繼續(xù)進行的資金。如果您愿意繼續(xù)此案在日本的申請，請您支付一定的預(yù)付款。考慮到以往的情況，我們會依照具體審查的進展，告知您恰當(dāng)?shù)念A(yù)付款數(shù)目以及需要作出決定的期限。請注意依照慣例，我們將不會墊付題述案件繼續(xù)所需的任何費用，也不會在沒有預(yù)付款的情況下指示日本處理案件。以上如有疑問，請隨時聯(lián)系。”
　　2008年11月17日，被告致原告的掛號信稱：“一、關(guān)于題述案件進展：目前日本代理機構(gòu)已經(jīng)收到日本專利特許廳發(fā)出的第一次審查意見通知書，由于在沒有收到您的任何指示之前，為了避免產(chǎn)生任何費用，我們沒有讓日本代理機構(gòu)報告此次審查意見的情況，所以此次意見答復(fù)的期限目前不詳，但按照以往的經(jīng)驗，期限大概為2009年2月1日左右。請您盡快下達指示，以便日本代理機構(gòu)能夠及時答復(fù)，避免影響專利申請的正常進展。二、關(guān)于費用問題：1、我司已于2004年應(yīng)您的要求將您的預(yù)付款余額已經(jīng)退回，目前此案已經(jīng)沒有可供我們支付此案繼續(xù)進行的資金。2、您在來信中一直提到關(guān)于費用全包的問題，其實當(dāng)時丁先生說的是申請階段的費用全包，而不是整個過程全包。專利申請一般分為四個階段，即申請階段、實審階段、授權(quán)階段、年費階段。3、因為丁先生曾經(jīng)關(guān)照過，所以我們公司對您的申請所收的代理費是極低的?！鷳?yīng)該可以通過很多渠道了解到，關(guān)于國外專利申請，絕大部分的預(yù)付款是用來支付國外費用的，所以就算我們公司自己這邊再‘友誼價’，可國外代理機構(gòu)的費用我們是沒有辦法去改變的……。4、關(guān)于日本答審查意見的費用，根據(jù)以往的經(jīng)驗，在不產(chǎn)生其它費用的基礎(chǔ)上，一般為每次人民幣一萬六左右。三、關(guān)于后續(xù)事宜：如果您決定繼續(xù)題述案件的申請，請盡快指示我們，并且同時補充預(yù)付款2萬元。讓我們可以及時通知日本代理機構(gòu)將審查意見相關(guān)文件轉(zhuǎn)送給我們，以便您可以在期限之前答復(fù)。依照慣例，我們將不會在沒有預(yù)付款的情況下指示日本代理機構(gòu)處理案件，更不會墊付案件繼續(xù)所需的任何費用。請注意，如果未在2009年1月5日前收到您的指示，我們只好視為客戶放棄此案，此日本專利申請即被視為放棄。”
　　2009年1月16日，被告致原告的掛號信稱：“一、關(guān)于日本審查意見：……因為丁先生的特別關(guān)照，我們已經(jīng)指示日本代理機構(gòu)把審查意見轉(zhuǎn)送至我司，并且墊付了這部分的費用。附函附上此次日本審查意見通知書及對比文件。審查意見中指出，該專利駁回的理由是因為不具備創(chuàng)造性，從已公開的對比文件中可以看出，該專利申請前，一般工程技術(shù)人員都能容易的看出該技術(shù)方案，因此，不符合日本專利法的規(guī)定。關(guān)于權(quán)利要求1－3項，日本特許廳審查員認為，該技術(shù)方案是常識性的，且其中結(jié)構(gòu)的設(shè)計也是已知常用的。駁回理由：該申請的權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案不符合專利法第36條第6項第2號的規(guī)定。審查意見的答復(fù)期限為2009年2月11日，最多可延期三個月，日方延期費用為JPY18,300，詳見附件中的日本代理機構(gòu)信函。二、關(guān)于目前需決定的事宜：1、日本答復(fù)一次審查意見的費用，根據(jù)以往經(jīng)驗，在不產(chǎn)生其它費用的基礎(chǔ)上，一般為每次人民幣一萬六左右。2、目前此案已經(jīng)沒有可供支付此案繼續(xù)進行的預(yù)付款，關(guān)于轉(zhuǎn)送審查意見的費用，我方已經(jīng)為您墊付，……但接下來后續(xù)的延期和答復(fù)費用，因為數(shù)目較大，我司不能再繼續(xù)為您墊付。3、如果您希望答復(fù)審查意見，請盡快指示我們，并且同時補充預(yù)付款人民幣2萬元。以便我們能在此之前指示日本代理機構(gòu)答復(fù)。請注意，如果未在2009年2月1日前收到您的指示及上述預(yù)付款人民幣2萬元（此期限為最后期限，不可延長），我們只好視您放棄此案，此日本專利申請即被視為放棄?！痹摵蟾剑?、日本代理機構(gòu)信函；2、日本專利特許廳審查意見通知書；3、對比文件。
　　日本專利特許廳發(fā)出的拒絕理由通知書載明：“這個專利因為以下理由應(yīng)該被拒絕，如有意見，請于該通知書的發(fā)送日起3個月以內(nèi)，提交意見書。理由：A關(guān)于這個發(fā)明專利申請里，記載在下面的權(quán)利要求，由于在該申請之前，通過日本國內(nèi)及國外已經(jīng)公開發(fā)行的下面提及的刊物，記載的發(fā)明或電氣通信回路使得申請的發(fā)明已有可能成為公眾所知的技術(shù)，基于此，在該申請之前，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說該發(fā)明是顯而易見的，根據(jù)專利法第29條第二項的規(guī)定，不能授予專利?！梦墨I等一覽：特開昭63－102598、特開平03－066296、特開平10－178693……”。
　　2009年4月21日，被告致原告?zhèn)髡婕皰焯栃欧Q：“1、鑒于申請人的預(yù)付款已經(jīng)不能支持本申請的繼續(xù)進行，我方經(jīng)再三提醒申請人后，仍無法獲得支持，遂無法于官方指定期限前（2009年2月11日）指示日方完成答復(fù)工作。2、所以目前日方已經(jīng)收到日本特許廳發(fā)出的最后駁回通知書（OfficialActionfinallyrejectingsubjectapplication）。由此，此案將就此結(jié)案。為了省卻轉(zhuǎn)送文件再次發(fā)生無法獲得申請人支持的費用，我們沒有指示日方將通知書正文轉(zhuǎn)送給我們。如果申請人有此需要，煩請告知?！?br> 　　2009年5月12日，被告致原告掛號信報告了自開始申請至2009年5月12日的財務(wù)狀況：“……2.1申請和提出實質(zhì)審查請求費用：計人民幣29,939元。詳情見附件賬單P905111003;P905121003及票據(jù)清單。2.2轉(zhuǎn)達審查意見的費用：日本方面賬單約1萬日元在途，目前匯率下約折人民幣700元；我方監(jiān)控及轉(zhuǎn)達費用人民幣540元，銀行手續(xù)費和雜費計為人民幣180元。小計人民幣1,420元。收到日方賬單原件后，將正式開出我方賬單。2.3最終駁回通知的費用：由于日方等待我們的最后指示，賬單將在結(jié)案時一并開出?！罱K發(fā)生的費用待上述2.3費用確定后我們將一并開出賬單結(jié)算?！曳綄⒁莱绦蛴?009年6月1日指示日本代理機構(gòu)立即結(jié)案。屆時，將隨后與申請人結(jié)親上文所述2.3的待確定費用”。該函件后附日本代理機構(gòu)賬單、被告方賬單和票據(jù)清單。
　　2009年6月23日，被告致原告掛號信稱：“已經(jīng)指示日本代理機構(gòu)將題述項目結(jié)案，現(xiàn)收到日本賬單原件，最后的結(jié)案賬單金額為1,851.60元，相關(guān)賬單及國外賬單已隨函附上。題述項目已發(fā)生費用總計人民幣31,790.60元，預(yù)付款為人民幣33,450元，最后的余額為1,659.40元?！?br> 　　申請人為徐耀忠的“聯(lián)動低音聲箱”日本專利申請項目費用明細為：1、申請階段：國外費用人民幣9,387元，被告代理費人民幣2,000元、郵資及打印費人民幣400元，翻譯費人民幣2,431元；2、檢索費人民幣5,000元；3、提出實審階段：國外費用人民幣9,471元、被告代理費人民幣1,000元、郵資及打印費人民幣250元；4、第一次審查意見書的通知轉(zhuǎn)送：國外費用人民幣971.60元、被告代理費人民幣700元、郵資及打印費人民幣180元。上述費用合計人民幣31,790.60元。
　　被告在庭審后書面表示自愿補償原告對該案收取的代理費計人民幣3,700元。
　　以上事實，由原告提供的被告函件、收據(jù)；被告提供的傳真、掛號信、日本專利特許廳拒絕理由通知書及其中文譯本、日本松永特許事務(wù)所賬單及其中譯本、被告發(fā)票、被告賬單、退款憑證、說明等證據(jù)予以證實。
　　本院認為，根據(jù)原告出具的付款憑證、被告出具的收據(jù)、雙方當(dāng)事人的當(dāng)庭陳述以及雙方往來函件等可以確認原、被告之間就代辦“聯(lián)動低音聲箱”日本專利申請事務(wù)成立專利代理合同關(guān)系，原告徐耀忠為委托人，被告浦一公司為受托人。
　　本案的爭議焦點在于系爭委托事項未能完成應(yīng)當(dāng)歸責(zé)于何方當(dāng)事人。原告主張系爭專利代理事項的全包費用為人民幣3萬元，由于被告在完成該專利申請程序后擅自停止辦理該專利申請的實質(zhì)審查程序，致使該專利申請被日方駁回，故被告構(gòu)成合同違約，應(yīng)退還其支付的全部專利申請費、檢索費，而被告則辯稱人民幣3萬元費用僅包括涉案專利申請直至提出實審階段，由于涉案專利申請被日本專利特許廳拒絕，而原告拒絕支付答復(fù)實質(zhì)審查意見所必須的答辯費用，導(dǎo)致該專利申請被駁回。
　　本院認為，從訂約方面而言，專利代理合同應(yīng)屬委托合同的一種，而委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務(wù)的合同。根據(jù)委托合同的相關(guān)法律規(guī)定，委托人應(yīng)當(dāng)預(yù)付處理委托事務(wù)的費用。受托人為處理委托事務(wù)所墊付的必要費用，委托人應(yīng)當(dāng)償還該費用及其利息。因此，原告主張被告承諾代辦申請涉案專利全包費用為人民幣3萬元，與委托人應(yīng)支付委托事項所需費用的一般法律規(guī)定相悖，故原告應(yīng)當(dāng)就上述約定的存在提供相應(yīng)證據(jù)。根據(jù)原告目前提供的證據(jù)，尚不足以證實雙方存在上述特別約定。此外，國外專利審查的周期及相應(yīng)的答辯費用均不確定，故在受托人接受系爭委托事項時，該委托事項可能發(fā)生的費用尚不明確，此時受托人即接受費用全包的方式也有悖常理，故本院對原告主張的上述事實不予采信。
　　從雙方履約方面而言，由于涉案專利申請被日本專利特許廳以公知技術(shù)原因拒絕，日本專利特許廳的拒絕理由通知書載明，申請人可以在三個月之內(nèi)提交答復(fù)意見，因此對涉案專利的實質(zhì)審查提出答辯意見是申請涉案專利的必經(jīng)程序。根據(jù)日本松永特許事務(wù)所提供的賬單及其中譯本、被告賬單等可以證實，涉案專利申請至日本特許廳發(fā)出拒絕理由通知書時已發(fā)生的實際費用為人民幣31,790.60元，故原告的預(yù)付款余額已不足以支付答復(fù)實質(zhì)審查意見所需的答辯費用。因此，被告在預(yù)付費用不足的情況發(fā)生后，多次致函原告要求其補充費用并告知其拒絕支付可能發(fā)生的法律后果，可見被告并未同意原告主張的人民幣3萬元費用全包的合同方案。而原告在接到被告通知后，既未支付費用亦未作出明確答復(fù)，故本院認為被告已經(jīng)盡責(zé)履行了受托人應(yīng)盡的義務(wù)，不構(gòu)成合同違約。據(jù)此，原告要求被告對涉案專利因超過實質(zhì)審查異議答復(fù)期而被日本專利特許廳駁回之法律后果的發(fā)生承擔(dān)違約賠償責(zé)任，缺乏事實及法律依據(jù)，本院不予支持。鑒于被告自愿補償原告人民幣3,700元及同意返還原告預(yù)付款的余額部分，與法無悖，本院予以照準(zhǔn)。綜上所述，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第三百九十八條之規(guī)定，判決如下：
　　一、被告上海浦一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告徐耀忠人民幣5,359.40元；
　　二、駁回原告徐耀忠的其余訴訟請求。
　　本案案件受理費人民幣886元，由原告徐耀忠承擔(dān)。
　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市高級人民法院。
　　

審判長胡震遠
　　代理審判員胡瑜
　　代理審判員陸鳳玉
　　二○○九年十二月二十四日
　　書記員施維莉

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