在先使用能否對抗后注冊商標(biāo)

在我國商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件的審判實(shí)踐中。時有發(fā)生如下的情形：原申青注冊商標(biāo)時，請求注冊的圖形或文字商標(biāo)，實(shí)際上是被告在同一種商品或者類似商品上早已使用的未注冊商標(biāo)或商品名稱，而且被告所使用的未注冊商標(biāo)或者商品名稱，已經(jīng)頗為公眾熟知。在此類案件中，被告往往以其已在先使用為由做為被控侵權(quán)的抗辯理由，并以原告采用不正當(dāng)競爭手段取得注冊商標(biāo)為理由請求商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)。本文將通過具體案例對有關(guān)問題予以研究分析。

　　一、案件事實(shí)和處理結(jié)果

　　發(fā)明人耿奎于1980年發(fā)明的按摩用磁塊取名為“康樂磁”，并于當(dāng)年在吉林省遼源市磁療器械廠開始生產(chǎn)、銷售。1986年，耿奎調(diào)入北京延慶磁療器械廠將該產(chǎn)品技術(shù)帶入該廠繼續(xù)生產(chǎn)康樂磁產(chǎn)品，使用“耿字牌”注冊商標(biāo)。采用康樂磁按摩人體患病處，具有消除或減輕疼痛的奇特療效，故康樂磁塊被新聞界和消費(fèi)占贊譽(yù)為“神磁”，是中國磁療器械產(chǎn)品中第一個獲得世界獎的產(chǎn)品，不但暢銷全國，還出口二十多個國家和地區(qū)，是我國有關(guān)部門確認(rèn)的名牌產(chǎn)品。

　　福建省霞浦電子儀器廠于1984年11月開始生產(chǎn)電子針灸按摩器，該產(chǎn)品，曾于1985年和1986年分別被我國輕工業(yè)部和電子工業(yè)部評為優(yōu)秀新產(chǎn)品和部級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

　　1987年后，上述兩種商品同時在北京有關(guān)商場銷售，雙方因“康樂”文字的使用造成消費(fèi)者誤購而發(fā)生糾紛。霞浦電子儀器廠遂向我國商標(biāo)局申請“康樂”注冊商標(biāo)，使用于其電子針灸按摩器商品上，1988年10月30日核準(zhǔn)注冊。1988年11月，霞浦電子儀器廠就本案爭議請求霞浦縣工商局處理，后移送北京市工商局處理。1989年8月3日，北京市工商局處理認(rèn)為，延慶磁療器械廠用“康樂”作為磁療商品名稱，雖有不妥之處，但尚未構(gòu)成對霞浦電子儀器廠“康樂”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

　　1992年2月10日，霞浦電子儀器廠就本案爭議訴至北京市中級人民法院。

　　本案一審判決認(rèn)為，延慶磁療器械廠將霞浦電子儀器廠在電子針灸按摩器上核準(zhǔn)注冊的“康樂”文字商標(biāo)作為其生產(chǎn)銷售的磁療塊的商品名稱使用，而電子針灸按摩器與磁療塊屬于類似商品，并且導(dǎo)致消費(fèi)者對兩種商品的生產(chǎn)企業(yè)之間存在某種特殊聯(lián)系的誤認(rèn)，這是商標(biāo)法所禁止的。延慶磁療器械廠的行為已構(gòu)成對霞浦電子儀器廠“康樂”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，同時考慮到在霞浦電子儀器廠申請“康樂”注冊商標(biāo)之前，延慶磁療器械廠已經(jīng)使用“康樂磁”商品名稱的事實(shí)，判決如下：1．自判決生效之日起，延慶磁療器械廠停止在其制造的磁塊產(chǎn)品的名稱上使用“康樂”字樣；10日后，停止在其銷售的磁塊產(chǎn)品的名稱上使用“康樂”字樣；2．自判決生效之日起15日內(nèi)，延慶磁療器械廠賠償霞浦電子儀器廠30萬元。

　　延慶磁療器械廠不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴稱：康樂磁塊和電子針灸按摩器屬于兩種不同的類似商品群號，兩種產(chǎn)品使用的商標(biāo)也不相同，根本不會造成誤認(rèn)；“康樂”二字自1983年起就已被其作為商品名稱使用，霞浦電子儀器廠先以“康樂”注冊商標(biāo)，繼而提起侵權(quán)訴訟，完全是一種不正當(dāng)競爭行為。請求撤銷一審判決。

　　二審判決認(rèn)為，商標(biāo)法中的誤認(rèn)是指商品產(chǎn)源的誤認(rèn)和使消費(fèi)者產(chǎn)生當(dāng)事人與商標(biāo)注冊人之間存在某種特殊聯(lián)系的錯誤認(rèn)識，不是指產(chǎn)品本身的誤認(rèn)。延慶磁療器械廠生產(chǎn)的磁塊與霞浦電子儀器廠生產(chǎn)的電子針灸按摩器在功能、用途上基本相同，都是醫(yī)療器械，均有止痛功能，用于治療關(guān)節(jié)炎、神經(jīng)痛等病患，兩者應(yīng)屬類似商品。由于本案爭議屬權(quán)利沖突性的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，因此雙方對于糾紛的發(fā)生均無過錯。但是，延慶磁療器械廠在得知霞浦電子儀器廠取得“康樂”注冊商標(biāo)；專用權(quán)后，仍堅(jiān)持使用“康樂磁”這一商品名稱長達(dá)數(shù)年，損害了霞浦電子儀器廠的合法權(quán)益，理應(yīng)在停止侵權(quán)的同時，承擔(dān)一定的損害賠償責(zé)任。上訴人延慶磁療器械廠的上訴理由不能成立，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確。判決：駁回上訴，維持原判。

　　二、對本案涉及的法律問題的研究分析

　　（一）關(guān)于在先使用的未注冊商標(biāo)和商品名稱能否對抗在后申請注冊所取得的商標(biāo)專用權(quán)？

　　我國商標(biāo)實(shí)行強(qiáng)制注冊和自愿注冊相結(jié)合的原則，即除了國家工商行政管理局1988年1月14日規(guī)定人用藥品和煙草制品必須使用注冊商標(biāo)以外，其他絕大多數(shù)商品的商標(biāo)則實(shí)行自愿注冊原則。按照商標(biāo)法規(guī)定，只有經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，商標(biāo)注冊人才享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)；但是，使用未注冊商標(biāo)，只要不違反商標(biāo)法第34條規(guī)定，即屬合法使用，雖不享有排他權(quán)，但具有無需辦理注冊申請，改進(jìn)商標(biāo)設(shè)計(jì)方便等優(yōu)點(diǎn)。因此，在我國商品市場中，形成注冊商標(biāo)和未注冊商標(biāo)并存的局面。

　　我國現(xiàn)行法律、法規(guī)對未注冊商標(biāo)和一般商品的名稱不予保護(hù)。因此，將他人長期使用的未注冊商標(biāo)或者商品名稱，在相同商品或者類似商品上申請注冊商標(biāo)的現(xiàn)象時有發(fā)生。申請注冊人一旦獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)，即指控在先使用人侵權(quán)，目前，我國法院和工商管理部門對此類案件所持的基本觀點(diǎn)是，原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)是依法獲得的，應(yīng)當(dāng)依法享有排他權(quán)，被告盡管使用在先，但因其不受法律保護(hù)，在原告獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)以后，被告繼續(xù)使用其未注冊商標(biāo)或商品名稱的行為構(gòu)成侵權(quán)。前述案例即按此觀點(diǎn)做出判決。對于在先使用的未注冊商標(biāo)引起的侵權(quán)糾紛也是按此觀點(diǎn)處理。例如，國家商標(biāo)局出版的《商標(biāo)通訊》（1994年第8期）介紹如下案例：湖南某化工廠早在60年代就生產(chǎn)“芙蓉”牌肥皂，并為廣大消費(fèi)者所喜愛，該廠未進(jìn)行商標(biāo)注冊，結(jié)果“芙蓉”商標(biāo)被另一家肥皂廠注冊。該廠使用20多年的“芙蓉”商標(biāo)被迫停止使用。

　　筆者認(rèn)為，上述觀點(diǎn)是否正確值得研究分析。首先我國商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的各種商標(biāo)侵權(quán)行為，均適用過錯責(zé)任原則，行為人在主觀上存在過錯（故意或者過失）的才承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。在原告申請注冊商標(biāo)前，被告使用的未注冊商標(biāo)或者商品名稱不受法律保護(hù)，其內(nèi)涵是不享有排他權(quán)，但卻是合法的使用行為；在原告獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)后，被告繼續(xù)使用其未注冊商標(biāo)或商品名稱，并無造成與原告商品混淆的主觀過錯。因此被告的行為缺少主觀過錯這一構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的要件。其次，一項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)的確認(rèn)，不得侵害第三人在先的知識產(chǎn)權(quán)或合理利益，這是我國和大多數(shù)國家在知識產(chǎn)權(quán)立法或者司法中普遍適用的一項(xiàng)重要原則。我國專利法第62條第3項(xiàng)規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)使用或做好使用相同發(fā)明創(chuàng)造的必要準(zhǔn)備的第三人，其在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用不視為侵犯專利權(quán)；專利法還規(guī)定，即使在技術(shù)上比在先專利更先進(jìn)的從屬專利，從屬專利權(quán)人實(shí)施其專利技術(shù)必須經(jīng)過在先專利權(quán)人許可，否則，即構(gòu)成侵權(quán)。在我國大量的未注冊商標(biāo)或者商品名稱中，一部分使用人通過長期使用，商品宣傳、商品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉或者良好的商業(yè)服務(wù)等，已經(jīng)使其商標(biāo)或商品名稱為公眾熟知，它已經(jīng)能為使用人帶來巨大的經(jīng)濟(jì)利益。審判實(shí)踐發(fā)現(xiàn)，恰恰是這部分公眾知曉的未注冊商標(biāo)或者商品名稱才是第三人獵取的對象，第三人將其申請注冊商標(biāo)，一旦獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)，即指控在先使用人侵權(quán)。筆者認(rèn)為，商標(biāo)專用權(quán)人對在先使用人行使權(quán)利，有失公平競爭，損害在先使用人的合理利益，人民法院和工商管理機(jī)關(guān)應(yīng)不予支持。

　　世界上多數(shù)國家在司法實(shí)踐中十分重視在先使用人的合理利益。有些國家在確認(rèn)商標(biāo)注冊人取得商標(biāo)權(quán)的同時，允許在先使用人繼續(xù)使用該商標(biāo)，但不能擴(kuò)大使用商品范圍；有的國家如德國，在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，如果被指控侵權(quán)的人能夠拿出證據(jù)證明原告行使商標(biāo)權(quán)時違背了公平競爭的原則，就可以免除侵權(quán)責(zé)任。

　　綜上，筆者認(rèn)為，在前述二個案例中，被告使用“康樂磁”名稱和“芙蓉”商標(biāo)多年，并為公眾知曉，作為同行業(yè)競爭者的原告，抄襲被告的商品名稱和商標(biāo)進(jìn)行注冊，此行為即屬違背誠實(shí)使用的不正當(dāng)競爭行為；對被告行使商標(biāo)權(quán)也違背誠實(shí)使用和公平競爭原則。因此，人民法院或工商管理部門對原告的訴訟請求應(yīng)不予支持。

　　（二）能否依據(jù)在先使用的未注冊商標(biāo)和商品名稱請求撤銷在后申請和核準(zhǔn)注冊的該商標(biāo)？

　　1993年修訂以前的我國商標(biāo)法，未明確規(guī)定給予第三人以注冊不當(dāng)為理由請求撤銷注冊商標(biāo)的權(quán)利。此缺陷在現(xiàn)行商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則中得到了解決。商標(biāo)法第27條規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標(biāo)，是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)，其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會裁定撤銷該注冊商標(biāo)。商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則第25條具體列舉了五種屬于以欺騙手段或者其他不正當(dāng)競爭手段取得注冊商標(biāo)的行為，其中的第（2）種行為是：“違反誠實(shí)使用原則，以復(fù)制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標(biāo)進(jìn)行注冊的?！惫P者認(rèn)為，此項(xiàng)規(guī)定中所指的“已為公眾熟知的商標(biāo)”即指未注冊商標(biāo)，因?yàn)橐呀?jīng)注冊的商標(biāo)，在商標(biāo)局進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時，按照商標(biāo)法第17條規(guī)定，是不會被核準(zhǔn)注冊的。因此，依據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法，在先使用商標(biāo)的人可以依其長期使用該商標(biāo)并為公眾熟知為理由，請求商標(biāo)評審委員會撤銷該注冊商標(biāo)。

　　關(guān)于商品名稱問題，如果該商品經(jīng)過長期銷售或商品宣傳，成為公眾知曉的商品名稱。注冊人以該商品名稱在相同或類似商品上申請注冊商標(biāo)，其行為違反誠實(shí)使用原則。該商品名稱的使用人可以依據(jù)商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則第25條第1款第（5）項(xiàng)“以其他不正當(dāng)競爭手段取得注冊的”之規(guī)定，請求撤銷該注冊商標(biāo)。
　　【注釋】
　　*最高人民法院