在先使用能否對抗后注冊商標

在我國商標侵權糾紛案件的審判實踐中。時有發(fā)生如下的情形：原申青注冊商標時，請求注冊的圖形或文字商標，實際上是被告在同一種商品或者類似商品上早已使用的未注冊商標或商品名稱，而且被告所使用的未注冊商標或者商品名稱，已經頗為公眾熟知。在此類案件中，被告往往以其已在先使用為由做為被控侵權的抗辯理由，并以原告采用不正當競爭手段取得注冊商標為理由請求商標局撤銷該注冊商標。本文將通過具體案例對有關問題予以研究分析。

　　一、案件事實和處理結果

　　發(fā)明人耿奎于1980年發(fā)明的按摩用磁塊取名為“康樂磁”，并于當年在吉林省遼源市磁療器械廠開始生產、銷售。1986年，耿奎調入北京延慶磁療器械廠將該產品技術帶入該廠繼續(xù)生產康樂磁產品，使用“耿字牌”注冊商標。采用康樂磁按摩人體患病處，具有消除或減輕疼痛的奇特療效，故康樂磁塊被新聞界和消費占贊譽為“神磁”，是中國磁療器械產品中第一個獲得世界獎的產品，不但暢銷全國，還出口二十多個國家和地區(qū)，是我國有關部門確認的名牌產品。

　　福建省霞浦電子儀器廠于1984年11月開始生產電子針灸按摩器，該產品，曾于1985年和1986年分別被我國輕工業(yè)部和電子工業(yè)部評為優(yōu)秀新產品和部級優(yōu)質產品。

　　1987年后，上述兩種商品同時在北京有關商場銷售，雙方因“康樂”文字的使用造成消費者誤購而發(fā)生糾紛。霞浦電子儀器廠遂向我國商標局申請“康樂”注冊商標，使用于其電子針灸按摩器商品上，1988年10月30日核準注冊。1988年11月，霞浦電子儀器廠就本案爭議請求霞浦縣工商局處理，后移送北京市工商局處理。1989年8月3日，北京市工商局處理認為，延慶磁療器械廠用“康樂”作為磁療商品名稱，雖有不妥之處，但尚未構成對霞浦電子儀器廠“康樂”注冊商標專用權的侵犯。

　　1992年2月10日，霞浦電子儀器廠就本案爭議訴至北京市中級人民法院。

　　本案一審判決認為，延慶磁療器械廠將霞浦電子儀器廠在電子針灸按摩器上核準注冊的“康樂”文字商標作為其生產銷售的磁療塊的商品名稱使用，而電子針灸按摩器與磁療塊屬于類似商品，并且導致消費者對兩種商品的生產企業(yè)之間存在某種特殊聯(lián)系的誤認，這是商標法所禁止的。延慶磁療器械廠的行為已構成對霞浦電子儀器廠“康樂”注冊商標專用權的侵犯，同時考慮到在霞浦電子儀器廠申請“康樂”注冊商標之前，延慶磁療器械廠已經使用“康樂磁”商品名稱的事實，判決如下：1．自判決生效之日起，延慶磁療器械廠停止在其制造的磁塊產品的名稱上使用“康樂”字樣；10日后，停止在其銷售的磁塊產品的名稱上使用“康樂”字樣；2．自判決生效之日起15日內，延慶磁療器械廠賠償霞浦電子儀器廠30萬元。

　　延慶磁療器械廠不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴稱：康樂磁塊和電子針灸按摩器屬于兩種不同的類似商品群號，兩種產品使用的商標也不相同，根本不會造成誤認；“康樂”二字自1983年起就已被其作為商品名稱使用，霞浦電子儀器廠先以“康樂”注冊商標，繼而提起侵權訴訟，完全是一種不正當競爭行為。請求撤銷一審判決。

　　二審判決認為，商標法中的誤認是指商品產源的誤認和使消費者產生當事人與商標注冊人之間存在某種特殊聯(lián)系的錯誤認識，不是指產品本身的誤認。延慶磁療器械廠生產的磁塊與霞浦電子儀器廠生產的電子針灸按摩器在功能、用途上基本相同，都是醫(yī)療器械，均有止痛功能，用于治療關節(jié)炎、神經痛等病患，兩者應屬類似商品。由于本案爭議屬權利沖突性的商標侵權糾紛，因此雙方對于糾紛的發(fā)生均無過錯。但是，延慶磁療器械廠在得知霞浦電子儀器廠取得“康樂”注冊商標；專用權后，仍堅持使用“康樂磁”這一商品名稱長達數(shù)年，損害了霞浦電子儀器廠的合法權益，理應在停止侵權的同時，承擔一定的損害賠償責任。上訴人延慶磁療器械廠的上訴理由不能成立，原審判決認定事實清楚，適用法律正確。判決：駁回上訴，維持原判。

　　二、對本案涉及的法律問題的研究分析

　?。ㄒ唬╆P于在先使用的未注冊商標和商品名稱能否對抗在后申請注冊所取得的商標專用權？

　　我國商標實行強制注冊和自愿注冊相結合的原則，即除了國家工商行政管理局1988年1月14日規(guī)定人用藥品和煙草制品必須使用注冊商標以外，其他絕大多數(shù)商品的商標則實行自愿注冊原則。按照商標法規(guī)定，只有經商標局核準注冊的商標，商標注冊人才享有商標專用權，受法律保護；但是，使用未注冊商標，只要不違反商標法第34條規(guī)定，即屬合法使用，雖不享有排他權，但具有無需辦理注冊申請，改進商標設計方便等優(yōu)點。因此，在我國商品市場中，形成注冊商標和未注冊商標并存的局面。

　　我國現(xiàn)行法律、法規(guī)對未注冊商標和一般商品的名稱不予保護。因此，將他人長期使用的未注冊商標或者商品名稱，在相同商品或者類似商品上申請注冊商標的現(xiàn)象時有發(fā)生。申請注冊人一旦獲得注冊商標專用權，即指控在先使用人侵權，目前，我國法院和工商管理部門對此類案件所持的基本觀點是，原告的注冊商標專用權是依法獲得的，應當依法享有排他權，被告盡管使用在先，但因其不受法律保護，在原告獲得注冊商標專用權以后，被告繼續(xù)使用其未注冊商標或商品名稱的行為構成侵權。前述案例即按此觀點做出判決。對于在先使用的未注冊商標引起的侵權糾紛也是按此觀點處理。例如，國家商標局出版的《商標通訊》（1994年第8期）介紹如下案例：湖南某化工廠早在60年代就生產“芙蓉”牌肥皂，并為廣大消費者所喜愛，該廠未進行商標注冊，結果“芙蓉”商標被另一家肥皂廠注冊。該廠使用20多年的“芙蓉”商標被迫停止使用。

　　筆者認為，上述觀點是否正確值得研究分析。首先我國商標法及其實施細則規(guī)定的各種商標侵權行為，均適用過錯責任原則，行為人在主觀上存在過錯（故意或者過失）的才承擔侵權責任。在原告申請注冊商標前，被告使用的未注冊商標或者商品名稱不受法律保護，其內涵是不享有排他權，但卻是合法的使用行為；在原告獲得注冊商標專用權后，被告繼續(xù)使用其未注冊商標或商品名稱，并無造成與原告商品混淆的主觀過錯。因此被告的行為缺少主觀過錯這一構成商標侵權的要件。其次，一項知識產權的確認，不得侵害第三人在先的知識產權或合理利益，這是我國和大多數(shù)國家在知識產權立法或者司法中普遍適用的一項重要原則。我國專利法第62條第3項規(guī)定，在專利申請日前已經使用或做好使用相同發(fā)明創(chuàng)造的必要準備的第三人，其在原有范圍內繼續(xù)使用不視為侵犯專利權；專利法還規(guī)定，即使在技術上比在先專利更先進的從屬專利，從屬專利權人實施其專利技術必須經過在先專利權人許可，否則，即構成侵權。在我國大量的未注冊商標或者商品名稱中，一部分使用人通過長期使用，商品宣傳、商品質優(yōu)價廉或者良好的商業(yè)服務等，已經使其商標或商品名稱為公眾熟知，它已經能為使用人帶來巨大的經濟利益。審判實踐發(fā)現(xiàn)，恰恰是這部分公眾知曉的未注冊商標或者商品名稱才是第三人獵取的對象，第三人將其申請注冊商標，一旦獲得注冊商標專用權，即指控在先使用人侵權。筆者認為，商標專用權人對在先使用人行使權利，有失公平競爭，損害在先使用人的合理利益，人民法院和工商管理機關應不予支持。

　　世界上多數(shù)國家在司法實踐中十分重視在先使用人的合理利益。有些國家在確認商標注冊人取得商標權的同時，允許在先使用人繼續(xù)使用該商標，但不能擴大使用商品范圍；有的國家如德國，在商標侵權訴訟中，如果被指控侵權的人能夠拿出證據(jù)證明原告行使商標權時違背了公平競爭的原則，就可以免除侵權責任。

　　綜上，筆者認為，在前述二個案例中，被告使用“康樂磁”名稱和“芙蓉”商標多年，并為公眾知曉，作為同行業(yè)競爭者的原告，抄襲被告的商品名稱和商標進行注冊，此行為即屬違背誠實使用的不正當競爭行為；對被告行使商標權也違背誠實使用和公平競爭原則。因此，人民法院或工商管理部門對原告的訴訟請求應不予支持。

　　（二）能否依據(jù)在先使用的未注冊商標和商品名稱請求撤銷在后申請和核準注冊的該商標？

　　1993年修訂以前的我國商標法，未明確規(guī)定給予第三人以注冊不當為理由請求撤銷注冊商標的權利。此缺陷在現(xiàn)行商標法及其實施細則中得到了解決。商標法第27條規(guī)定，已經注冊的商標，是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標，其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。商標法實施細則第25條具體列舉了五種屬于以欺騙手段或者其他不正當競爭手段取得注冊商標的行為，其中的第（2）種行為是：“違反誠實使用原則，以復制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾熟知的商標進行注冊的。”筆者認為，此項規(guī)定中所指的“已為公眾熟知的商標”即指未注冊商標，因為已經注冊的商標，在商標局進行實質審查時，按照商標法第17條規(guī)定，是不會被核準注冊的。因此，依據(jù)我國現(xiàn)行商標法，在先使用商標的人可以依其長期使用該商標并為公眾熟知為理由，請求商標評審委員會撤銷該注冊商標。

　　關于商品名稱問題，如果該商品經過長期銷售或商品宣傳，成為公眾知曉的商品名稱。注冊人以該商品名稱在相同或類似商品上申請注冊商標，其行為違反誠實使用原則。該商品名稱的使用人可以依據(jù)商標法實施細則第25條第1款第（5）項“以其他不正當競爭手段取得注冊的”之規(guī)定，請求撤銷該注冊商標。
　　【注釋】
　　*最高人民法院